İtiraz Birimi’nin EP 1 252 293 patentini iptal kararını iptal edilen patentin sahibi temyize götürmüştür. Temyiz sahibi temyiz dilekçesini daha önceki 2. yardımcı talebini ana talep yaparak ve ek yardımcı taleplerde bulunarak sunmuştur.
Ana talebe ait İstem 1 alttaki gibidir:
“1. A method of processing non-fetal donor liver tissue to obtain an enriched population of liver progenitor cells comprising:
(a) providing non-fetal donor tissue obtained from a donor whose heartbeat has ceased, within 30 hours postmortem but not during the period within three hours after the heartbeat ceased; and
(b) processing said non-fetal donor tissue to obtain an enriched population of liver progenitor cells”.
Temyiz konusu dosyada İtiraz Birimi önünde görülen duruşma sırasında itiraz sahibi EPC Md. 83 altında tamamen yeni bir gerekçe ortaya koymuş ve patent sahibi ve buluş sahipleri ABD’de başka bir zaman diliminde olduğundan görüşlerine başvurulmaksızın Md. 83 kusurları altında patent iptal edilmiştir. Buradaki Md. 83 itirazları istemde belirtillen donörlerin yaşı konusunda tarifnamede yeterince bilgilendirme yapılmamasına dayanmaktadır. Daha önce sunulmaları mümkün olmayan 1-5 arası yardımcı talepler temyiz prosedüründe incelenmek üzere kabul edilmiştir.
İtiraz sahibinin (temyiz sahibi) görüşlerine göre patent sahibinin ilk defa itiraz duruşmasında ortaya çıkan Md. 83 gerekçeleri karşısında sürpriz bir durumla karşılaşarak hazırlıksız yakalanması söz konusu değildir; zira bu konudaki kanıtlar doğrudan patent sahibinin kendi tarifnamesine dayanmaktadır. Ayrıca itiraz duruşması sırasında patent sahibi ne erteleme talep etmiştir ne de bu konuyu ele alan ek taleplerde bulunmuştur. Temyiz Kurulu bu konuda cevap hakkının ihlali nedeniyle bir prosedür hatası yapıldığı görüşünü paylaşmamıştır; zira patent sahibi bu gerekçenin kabulüne karşı çıkmamış veya konuyu buluş sahipleriyle tartışma ihtiyacı nedeniyle erteleme talep etmemiştir.
Ana talebe ilişkin kapsam aşımı itirazları konusunda “providing non-fetal donor tissue obtained from a donor whose heartbeat has ceased, within 30 hours postmortem but not during the period within three hours after the heartbeat ceased” adımında Md. 123(2) ihlali olduğu görüşü hakim olmuştur. Bu unsura göre donörün kalbinin doku alınmadan en az üç saat önce durmuş olması gerekmektedir. Kurul istemde yer alan negatif tanımlamaya (disclaimer) ilişkin desteği aşağıdaki tarifname pasajında bulmaktadır:
“The preferred tissues of the present invention are those which have been harvested within about six hours after the donor’s heartbeat ceased, preferably, within about three hours after the heartbeat ceased, more preferably, within about two hours after the heartbeat ceased and, most preferably, within about one hour after the heartbeat ceased”
Diğer yandan (a) adımındaki 30 saat üst limiti -Temyiz Heyeti’nin görüşüne göre- iki farklı duruma ilişkin olarak ortak bir limittir ve hem kalbin durması hem de ölüm durumlarında geçerli bir tanım sunmaktadır. Oysa her iki koşul farklı fizyolojik koşulları bir arada tanımladığından tarifnamede bu konuda net ve kuşkuya yer bırakmayacak açıklıkta bir izahat yer almadığından üst sınırın kapsam aşımı ihlaline neden olduğu değerlendirilmiştir. Benzer kapsam aşımı ihlallerinin diğer taleplerde de yer alması nedeniyle İtiraz Birimi’nin iptal kararı onanmıştır.