EP 2 373 727 numaralı Avrupa patenti İtiraz Birimi tarafından patent sahibinin birinci terditli talebine dayalı biçimde değiştirilmiş olarak muhafaza edilmiştir. Patent sahibi ana talebinin reddedilmesi üzerine bu kararı temyiz etmiştir. Temyiz Kurulu önünde yapılan duruşmada patent sahibi ana talepte çoğul halde yer alan “zwitterions” ifadesinin EPC Md. 123(2) altında kapsam aşımı ihlaline yol açmadığını ifade etmektedir. Tescil edilen İstem 1 ve 6 aşağıda yer almaktadır:
“1. A composition comprising surface-modified nanoparticles dispersed in a curable resin, wherein the surface-modified nanoparticles comprise calcite cores and a first surface-modifying agent bonded to the calcite, wherein the first surface-modifying agent comprises a binding group ionically bonded to the calcite and a compatiblizing segment compatible with the curable resin, wherein the binding group comprises a phosphonic acid, a sulfonic acid, a phosphoric acid, or a combination thereof, and further wherein the compatiblizing group comprises at least one of a polyethylene oxide, a polypropylene oxide, and a polyester.
6. The composition according to any one of the preceding claims, wherein the first surface-modifying agent comprises zwitterions.”
İtiraz Birimi’nce muhafaza edilen ve birinci terditli talepte yer alan İstem 6 metninde “zwitterions“ terimi tekil hale getirilmiş ve s harfi kaldırılmıştır.
6. The composition according to any one of the preceding claims, wherein the first surface-modifying agent comprises a zwitterion.”
Temyiz Kurulu önünde yapılan duruşmada patent sahibi ana talepte çoğul halde yer alan “zwitterions” ifadesinin EPC Md. 123(2) altında kapsam aşımı ihlaline yol açmadığını ifade etmektedir. Temyiz sahibi Temyiz Kurulu eğer ana talep ve birinci yardımcı talebe ait istem takımlarını uygun bulmaz ise dosyanın 2-9 arası yardımcı taleplerdeki istem setlerinin görüşülmesi amacıyla İtiraz Birimi’ne iade edilmesini talep etmektedir.
Patent sahibi, İtiraz Birimi’nin Disperbyk-111 katkı maddesinin niteliği hakkındaki kuşkuları nedeniyle İtiraz sahibinin hem itiraz sırasında ve hem de temyiz dilekçesi ile birlikte sunduğu D6 ve D7 yayınlarının temyiz sürecine kabul edilmesine karşı çıkmıştır. Temyiz Kurulu bu yayınların itiraz Birimi’nin kuşkularını gidermeye yönelik olarak ve süresi içinde dosyalanmalarına binaen temyiz incelemesinin bir parçası olduklarına kanaat getirmiştir. Bu noktada önemli olan D6 ve D7’nin prima facie yani ilk bakışta ihtilaf açısından ilgili olup olmamaları değildir.
“Zwitterion” teriminin EPC Md. 100(c) altında kapsam aşımı ihlaline neden olup olmadığına ilişkin olarak patent sahibinin ana istemde kalsit çekirdeklerinin (Calcide core) çoğul olarak yer almalarından ötürü zwitterion teriminin de çoğul olabileceği ve bunun konu hakkında uzman kimse için tarifnamenin orijinal kapsamında yer almayan bir bilgi olmayacağı görüşü inandırıcı bulunmamıştır. Bu nedenle İtiraz Birimi’nin ana talebin içerdiği istem setine ilişkin olumsuz görüşü onanmıştır.
Diğer yandan birinci yardımcı talepte yer alan ana istem ise en yakın önceki teknik yayınına göre birden fazla fark unsur içermesine karşın bu fark unsurlar tek tek ele alınabilmektedir; zira aralarında teknik etkileşim bulunmamaktadır. İtiraz Birimi’nin patenti birinci yardımcı talebe göre muhafaza etme kararı bozulmuş ve patent geçersiz kılınmıştır.