G Kararları II
EPC Madde 109(1) nezdinde bir ara gözden geçirme yapıldığında, kararına temyiz edilen ilk derece bölümü, temyiz eden tarafın temyiz harcının geri ödenmesi talebini reddetmek için yetkili değildir.
Bu taleple ilgili karar vermeye EPC Madde 21 nezdinde eğer ara gözden geçirme gerçekleşmemiş olsaydı temyizin asli hususları ile ilgilenmekle yetkili olacak temyiz kurulu yetkilidir.
İnsan veya hayvan vücudu üzerinde gerçekleştirilen teşhis metotları ile alakalı istemlerin EPC Madde 53(c) uyarınca yasaklanması için istemin,
(i) çıkarsamaya ait tıbbi veya veterinerlikle ilgili karar fazını dar anlamda düşünsel bir egzersiz olarak ifade eden tedavi amaçlı teşhis,
(ii) teşhisi yapmak için asli olan önceki adımlar, ve
(iii) teknik olan önceki adımlar gerçekleştirilirken insan veya hayvan vücuduyla gerçekleşen belli etkileşimler
ile alakalı unsurlar içermesi gerekmektedir.
Bir metodun EPC madde 53(c) nezdinde bir teşhis metodu olup olmadığı, ne bir tıbbi veya veteriner pratisyenin, mevcut bulunarak veya sorumluluğu üstlenerek katılımına ne de bütün metot adımlarının ayrıca, veya yalnızca, tıbbi veya teknik destek kadrosu, hastanın kendisi veya otomatik bir sistem tarafından gerçekleştirilmesine bağlıdır. Ek olarak bu bağlamda, metodun teşhis özelliğine sahip esas adımları ile teşhis özelliğine sahip olmayan ve esas olmayan adımları arasında ayrım yapılmamaktadır.
EPC madde 53(c) nezdinde bir teşhis metodunda, tedavi amaçlı teşhisi yapmak için asli olan önceki adımlara ait teknik özellikteki metot adımları, dar anlamda “insan veya hayvan vücuduna uygulanan” koşulunu karşılamalıdır.
EPC madde 53(c) insan veya hayvan vücuduyla gerçekleşen etkileşimlerin belli bir türde veya şiddette olmasını gerektirmemektedir; böylece, teknik olan önceki adımlar, eğer performansı insan veya hayvan vücuduyla, vücudu gerektiren herhangi bir etkileşim ima ediyorsa “insan veya hayvan vücuduna uygulanan” koşulunu karşılamaktadır.
İtiraz sahibi statüsü hürce transfer edilemez.
İtiraz dosyalandığında itiraz sahibine bağlı bir kuruluş olan ve itiraz edilen patent ile alakalı iş yapmaya devam eden bir tüzel kişi, eğer bütün hisseleri başka bir şirkete devredilirse itiraz sahibi statüsünü kazanmaz.
Eğer temyiz dosyalanırken dava için doğru tarafın kim olduğunun belirlenmesinde kanunların nasıl yorumlanacağı ile ilgili gerekçeli hukuki belirsizlik varsa, temyizin, vekalet eden kişinin, kendi yorumuna göre doğru taraf olarak değerlendirdiği kişi adına ve yedek talep olarak olası başka bir yorumlamaya göre doğru taraf sayılabilecek kişi adına dosyalanması meşrudur.
Tek temyizin geri çekilmesinden sonra temyiz süreci bu sürece müdahil olarak katılan bir taraf ile görülmeye devam edilemez.
Eğer Temyiz Kurulu’nun bir üyesi geri çekme bildirisinde olası bir taraflılık nedeniyle reddedilme gerekçesi oluşturabilecek bir gerekçe verirse, bu gerekçe söz konusu Kurul üyesinin değiştirilmesi sırasında göz önüne alınmalıdır (Gerekçeler, 7).
Genişletilmiş Temyiz Kurulu’nda görülen dosyalar ile ilgili olarak ve kurul üyesinin tarafların sunduğu belgelere daha sonra önyargısız olarak yaklaşacağından şüpheye düşürecek spesifik durumlar olmadığı takdirde, yani Genişletilmiş Temyiz Kurulu’nun bir üyesine karşı EPC Madde 24(3)’ün birinci cümlesi uyarınca konu ile ilgili yargıya, söz konusu Kurul üyesinin katıldığı bir Temyiz Kurulu’nun aldığı bir kararda da varılması nedeniyle makul taraflılık şüphesi mevcut değil ise nesnel olarak gerekçelendirme yapılamaz (Gerekçeler, 27).
EPC Madde 76(1) göz önüne alındığında, asıl dosyalama tarihinde önceki başvurunun dosyalanmış halinin kapsamını aşan hususlar içeren bir bölünmüş başvuru daha sonra (önceki başvurunun hala beklemede olmadığı bir zamanda bile) içerdiği hususların kapsam aşımına yol açmadığı teslim edilecek şekilde değiştirilebilir.
Ek olarak, herhangi diğer bölünmüş olmayan başvurular için geçerli olan sınırlandırmalar bu değişiklikler için de aynen geçerlidir.
Gerekçe 11.2: Her biri öncekinden bölünerek oluşturulmuş bir dizi bölünmüş başvurunun mevcut olduğu durumda, ata başvuruda söz konusu teknik unsurların ilk olarak açıklandığı dosyalama tarihini baz alarak her bir sıralı başvuruda söz konusu teknik unsurlar bir önceki başvurunun dosyalanmış içeriğinden hareketle açıklanmış bulunuyorsa ve eğer, sonraki bölünmüş başvurunun dosyalandığı tarihte hala her bir önceki başvuruda mevcut (yani o tarih itibarıyla kesin surette terk edilmemiş bulunuyor ise; bkz. J 2/01, OJ EPO 2005, 88, Gerekçeler 6; J 15/85, OJ EPO 1986, 395, Gerekçeler 4 ve 5), ve dolayısıyla dosyalandığı haliyle ata başvuruda açıklandığı tarihten itibaren (söz konusu bölünmüş başvurunun dosyalanma tarihi de dahil), sürekli olarak var olduysa gerekçelendirilmiş anlamında değerlendirilmektedir. Dizide daha önce gelen bir başvurunun dosyalanması esnasında harici tutulan içerik daha sonra o başvuruya ve dizide onu takip eden bölünmüş başvurulara yeniden eklenemez. Diğer taraftan, dizide daha önce gelen bir başvurunun dosyalanması esnasında eklenen içerik dizide onu takip eden bölünmüş başvurular ile korunamaz zira EPC Madde 76(1)’e göre bu ek hususlar içeriklerinin açıklanmadığı ata başvurunun dosyalanma tarihinden yararlanamamaktadır.
Gerekçe 3.2: Bir başvurunun EPC’nin asli koşullarını yerine getirip getirmediğine nihai olarak sunulan ya da kendisine sunulan itirazlardan sonra, yorum sunmasına ya da değişiklik yaparak itirazların üstesinden gelmesine fırsat tanınan başvuru sahibinin kabul ettiği metin üzerinden karar verilmesi, her başvuru için EPC nezdinde önemli bir prensiptir.
Gerekçe 3.4: Bir hükme uymamak otomatik olarak başvurunun, başvuru sahibine önce değişiklik yapma imkanı sunmadan reddedilmesi gerektiğini farz etmeye neden olmaz. Bunun yerine, değişikliklere izin veren EPC Madde 123(1)’e bağlı olarak Madde 94(3)’te verilen genel prensip geçerlidir
Bir ata (köken) başvuru ve bu başvuruyu takip eden, her biri öncekinden bölünerek oluşturulmuş bölünmüş başvurulardan oluşan bir başvuru dizisinde, bu diziye ait bir bölünmüş başvurunun söz konusu bölünmüş başvuruda açıklanan her teknik unsurun önceki başvuruların dosyalanmış halinde sunulan açıklamalardan hareketle kesin surette çıkarsanabilmesi gerektiğini belirten EPC Madde 76(1) ile uyumlu olması, gerekli ve yeterli bir koşuldur.
EPC Kural kuralın yürürlüğe girmesinden önce dosyalanan başvurular dahil, beklemede olan tüm başvurular için geçerlidir.
EPC kural 31 dosyalama tarihinde, zorunlu olarak, ürünlerin elde edildiği insan embriyolarının imha edilmesini gerektiren bir metot ile başvuruda tarif edildiği gibi üretilebilen ürünler ile alakalı istemlerin patentlenmesini yasaklamaktadır.
Dosyalama tarihinden sonra aynı ürünün insan embriyolarının imha edilmesini gerektirmeyen bir metot kullanmadan elde edilebilip edilemeyeceği konu ile alakalı değildir.
EPC Madde 76(1)’in koşullarını karşılamayan bir bölünmüş başvuruyla, asli dosyalanma tarihinde önceki başvurunun içeriğinin kapsamının dışına çıkmasına rağmen tescillenen bir patent, itiraz sürecinde EPC Madde 100(c) nezdindeki itiraz gerekçesinin üstesinden gelmek ve dolayısıyla söz konusu koşulları karşılamak için değiştirilebilir mi? (Genişletilmiş Temyiz Kurulu’nda görülen incelemeye son verilmiştir).
İstem konusu olan, gerçekleştirildiği zaman tedavi altına alınan insan veya hayvanın hayatı ve sağlığının sürdürülmesi kritik olan ve vücuda, profesyonel tıbbi uzmanlık gerektiren ve gereken profesyonel itina ve uzmanlık ile gerçekleştirilse bile oldukça yüksek sağlık riski teşkil eden asli bir müdahale gerektiren invazif bir adımı ihtiva eden veya kapsayan bir görüntüleme metodu, EPC Madde 53(c) uyarınca insan veya hayvan vücudunu cerrahi yolla tedavi etme metodu olarak patentlenebilirlikten yoksun tutulmaktadır.
EPC Madde 53(c) uyarınca “insan veya hayvan vücudunu cerrahi yolla tedavi etme metodu” olan bir uygulama biçimini kapsayan bir adıma sahip olan bir istemin, söz konusu uygulama biçimini kapsamasına izin verilemez.
EPC Madde 53(c) uyarınca patentlenebilirlikten yoksun tutulmadan, söz konusu uygulama biçiminden feragat edilerek kaçınılabilir. Patentlenebilir olabilmek için, feragatin yer aldığı istemin, EPC’nin tüm koşullarını ve Genişletilmiş Temyiz Kurulu’nun G 1/03 ve G 2/03 kararlarında tanımlanan feragatlere izin verilebilmesi için gereken koşulları karşılaması gerektiği göz önüne alınmalıdır.
Bir istemin üslubunun, EPC’yi ihlal etmeden cerrahi adımı hariç tutabilmek üzere değiştirilip değiştirilemeyeceği, her temyiz dosyasının kendi koşulları içerisinde değerlendirilmelidir.
İstem konusu bir görüntüleme metodu, yalnızca cerrahi bir müdahalede metodun kullanılmasıyla elde edilen verilerin cerrahın bir cerrahi müdahalede hangi yolu izleyeceğine karar vermesine olanak tanıması nedeniyle EPC Madde 53(c) uyarınca “insan veya hayvan vücudunu cerrahi yolla tedavi etme metodu” olarak değerlendirilmemelidir.
Bitkilerin tüm genomlarının çaprazlanması ve sonrasında bitkilerin seçilimi adımlarını içeren bitkilerin üretilmesi için mikrobiyolojik olmayan bir proses, EPC Madde 53(b) uyarınca “önemli ölçüde biyolojik” olması nedeniyle prensipte patentlenebilirlikten hariç tutulmaktadır.
Böyle bir proses, yalnızca, ilave bir adım veya çaprazlama ve seçilim adımlarından herhangi birinin bir parçası olarak, bitkilerin tüm genomlarının çaprazlanması ve sonrasında bitkilerin seçilimi adımlarının performansını sağlayan ya da destekleyen teknik bir adım içermesi nedeniyle EPC Madde 53(b) nezdindeki hariç tutulmadan kaçınamaz.
Ancak eğer böyle bir proses çaprazlama ve seçilim adımlarının içinde teknik bir ilave adım içeriyorsa ve bu adım tek başına üretilen bitkinin genomuna bir özellik ekliyor veya genomda bulunan bir özelliği, söz konusu özelliğin eklenmesi ya da değiştirilmesi çaprazlama için seçilen bitkilerin genlerinin karıştırılmasının sonucu olmayacak şekilde değiştiriyorsa, o zaman süreç EPC Madde 53(b) uyarınca patentlenebilirlikten hariç tutulmaz.
Böyle bir prosesin EPC Madde 53(b) anlamında bitkilerin üretilmesi için “önemli ölçüde biyolojik” bir proses olarak patentlenebilirlikten yoksun tutulup tutulmadığının incelenmesi bağlamında, teknik bir proses adımının yeni bir adım mı ya da bilinen bir adım mı olduğu, bilinen bir prosesin alışılmış şekilde mi yoksa temel olarak mı değiştirildiği, doğada gerçekleşip gerçekleşmediği veya buluşun esasının bu noktada olup olmadığı önemli değildir.
Gerekçe 4.3: İki hukuki metin (EPC ve Biyoteknoloji Yönergesi) de 23 Mayıs 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nde (“Viyana Sözleşmesi”) sunulan yorumlama prensipleri takip edilerek yorumlanmalıdır. Viyana Sözleşmesi Madde 31(1)’e göre:
“Bir antlaşma, hükümlerine antlaşmanın bütünü içinde ve konu ve amacının ışığında verilecek alelade manaya uygun şekilde iyi niyetle yorumlanır.”
Buna ek olarak Viyana Sözleşmesi Madde 32:
“31. maddenin uygulanmasından hasıl olan manayı teyid etmek veya 31. maddeye göre yapılan yorum,
a- manayı muğlak veya anlaşılmaz bırakıyorsa,
b- çok açık bir şekilde makûl olmayan bir sonuca götürüyorsa, manayı tespit etmek için antlaşmanın hazırlık çalışmalarına ve yapılma şartları dahil, tamamlayıcı yorum çalışmalarına başvurulabilir”,
şartını koşmaktadır.
Gerekçe 1.2: […] “Hariç Bırakma ve İtiraz” altında […] kanun koyucu bir yandan re’sen geçerli olan ve dolayısıyla herhangi birisi, taraflar, kurul veya üçüncü kişi tarafından hak bakımından herhangi bir kişisel çıkarı gerekçelendirmeye gerek olmaksızın ortaya konulabilecek inkar edilemez mecburi itiraz gerekçelerinden (judex incapax) oluşan yasal karine ve diğer yandan davanın herhangi bir tarafınca, eğer Temyiz Kurulu’nun veya Genişletilmiş Temyiz Kurulu’nun bir üyesinin taraflılığından şüpheleniliyorsa (judex suspectus), söz konusu tarafın davada hareket etmek için kişisel ve gerekçeli bir çıkarı mevcut olduğundan ve bu çıkara bağlı olarak hukuken gereken işlemlerin yapılmasına hakkı olduğundan, ortaya konulabilecek bir itiraz gerekçesi arasında ayrım yapar. Böyle bir süreçte ispat külfeti itiraz eden tarafın üzerindedir; çünkü Genişletilmiş Temyiz Kurulu dahil olmak üzere kurulların üyelerinin ilk olarak (a priori) temayülsüz olduğu varsayılır.
Gerekçe 1.4: […] EPC’ye göre, Temyiz Kurulu’nun veya Genişletilmiş Temyiz Kurulu’nun bir üyesine itiraz etme hakkı, söz konusu üyenin taraflı olduğundan şüphe duyan tarafa aittir.
Gerekçe 2.1: EPC’ye göre taraflılık şüphesine dayanan itirazların temyizin taraflarının tekeli olduğu göz önünde bulundurularak Genişletilmiş Temyiz Kurulu’nun Prosedür Kuralları’nın (RPEBA) 7 Aralık 2006’da EPO’nun İdari Konseyi tarafından onaylanan hali uyarınca Madde 4(1) altında eğer Genişletilmiş Temyiz Kurulu’nun hariç tutmak için veya itiraz için, muhtemel bir gerekçe olduğuna dair bir üyenin kendisinden veya temyizin taraflarından edinilmemiş bir bilgisi varsa, EPC Madde 24(4)’teki prosedür uygulama konusudur (özel olarak vurgulanmıştır).
Gerekçe 3.2: Avrupa Patent Ofisi’nin Temyiz Kurulları ve Genişletilmiş Temyiz Kurulu sırasıyla adli organ olarak davranır ve prosedürel hukukun genel prensiplerini uygular […] Genişletilmiş Temyiz Kurulu kanunlarla kurulmuştur. Avrupa Patent Ofisi’ne yetki sağlayan geçerli araç Avrupa Patent Sözleşmesi’dir. Temyiz Kurulu’nun Genişletilmiş Temyiz Kurulu’nu oluşturmak üzere çağrılan dahili ve harici üyeleri de üye ülkelerin Avrupa Patent Sözleşmesi ile yetki sahibi olan Avrupa Patent Organizasyonu’nun İdari Konseyi tarafından atanmaktadır.
Bir ilacın bir hastalığı tedavi etmede kullanımının bilindiği bir durumda, EPC Madde 54(5) bu ilacın aynı hastalığın farklı bir terapi ile tedavide kullanılmak üzere patentlenmesini hariç tutmamaktadır.
Böyle bir patentlenme ayrıca isteme konu olan ve tekniğin bilinen durumunda bulunmayan tek unsurun dozaj rejimi olduğu durumlarda da harici tutulmamaktadır.
İstem konusu hususların sadece bir ilacın yeni bir terapötik kullanımı ile yeniliğe sahip olduğu durumlarda, böyle bir istem G 5/83 kararında belirtildiği gibi İsviçre-tipi istem denilen istem formatına sahip olamaz.
Gelecekteki başvuru sahiplerinin yeni duruma uygun hareket etmesi için, söz konusu kararın Avrupa Patent Ofisi Resmi Gazetesi’nde yayınlanmasından sonra 3 aylık bir süre sınırı belirlenmiştir.
Gerekçe 5.9: 1973 EPC’de bu konuda herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, EPC Madde 54(5) şimdi ilaç olarak bilinen maddeler veya kompozisyonların, EPC Madde 53(c) nezdinde kullanımlarının spesifik olması ve tekniğin bilinen durumunda bulunmamaları şartıyla, ilave olarak patent koruması altına alınmaları izin vermektedir.
Dolayısıyla, yeni kanun uyarınca, önceki hükümlerde bulunan ve Genişletilmiş Temyiz Kurulu’nca G 5/83 kararı ve bu karara dayanan içtihat ile “hileli” şekilde doldurulmuş olan boşluk artık mevcut değildir.
Gerekçe 5.10.2: Yeni kanun (EPC 2000) uyarınca eski hükümlerde bulunan ve G 5/83 kararı ve bu karara dayanan temyiz içtihadı ile “hileli” şekilde doldurulmuş olan boşluk artık mevcut değildir. EPC Madde 54(5) şimdi bilinen maddeler veya kompozisyonların “bu ürünün bir tedavi metodunda, tekniğin bilinen durumunda mevcut olmayacak ve buluş basamağına sahip olacak şekilde spesifik kullanımı” için patent koruması sağlamaktadır.
Gerekçe 7.1.3: Dolayısıyla, bir isteme konu hususların yalnızca bir ilacın yeni terapötik kullanımı ile yeniliğe sahip olduğu bir durumda, böyle bir istem artık G 5/83 kararında belirtildiği gibi İsviçre-tipi istem denilen istem formatına sahip olamaz.
Gerekçe 7.1.4: Genişletilmiş Temyiz Kurulu, bu tür istemler için patent koruması talep eden başvuruların tescillendiğinin ve pek çok başvurunun ise beklemede olduğunun farkındadır. Hukuki kesinliği sağlamak ve başvuru sahiplerinin haklı çıkarlarını korumak adına, yeni kanunun Genişletilmiş Kurul tarafından bu karardaki yorumu altında etkisi geriye dönük biçimde uygulanmayacaktır ve gelecekteki başvuru sahiplerinin yeni duruma uygun hareket etmesi için söz konusu kararın EPO’nun Resmi Gazetesi’nde yayınlanmasından sonra 3 aylık bir süre sınırı belirlenmiştir. Bu bağlamda gelecekteki başvurular için muhatap alınacak tarih dosyalama tarihi veya rüçhan talep edildiyse rüçhan tarihidir.
EPO Başkanı yönlendirme hakkını kullanırken EPC Madde 112(1)(b) ile verilen takdir yetkisini, yönlendirmenin gerekliliğine dair takdiri göreceli kısa bir zamanda değişmiş olsa bile, tam kapsamıyla kullanma hakkı vardır.
Tek bir Teknik Temyiz Kurulu’nun farklı kompozisyonlar için aldığı farklı kararlar EPO Başkanı’nın, EPC Madde 112(1)(b) uyarınca bir hukuk sorusunu Genişletilmiş Temyiz Kurulu’na makul olarak yönlendirmesine temel oluşturabilir.
EPC Madde 112(1)(b)’nin üslubu “farklı” kararların anlamı bakımından açık olmadığı için hüküm Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi Madde 31 uyarınca amaç ve niyeti ışığında yorumlanmalıdır. EPC Madde 112(1)(b) nezdindeki yönlendirme hakkının amacı, Avrupa patent sistemi içerisinde hukuki yeknesaklığı oluşturmaktır. Başkanın hukuk sorularını Genişletilmiş Temyiz Kurulu’na yönlendirme hakkı göz önünde bulundurularak, “farklı kararlar” ifadesi “çelişkili kararlar” olarak kısıtlanarak yorumlanmalıdır.
Hukuki gelişme kavramı, EPC Madde 112(1)(b) nezdindeki “farklı kararlar” kavramını yorumlarken dikkatle göz önünde bulundurulması gereken bir diğer faktördür. Hukukun geliştirilmesi, hangi yorumlama metodu uygulanırsa uygulansın, hukukun uygulanmasının esas yönlerinden biridir ve tüm adli faaliyetlerin doğasında vardır. Dolayısıyla hukuki gelişim tek başına yönlendirmenin temelini oluşturamaz çünkü yeni hukuki ve/veya teknik alanlarda içtihat doğrusal şekilde ilerlememektedir ve önceden kullanılan yaklaşımlar değiştirilebilir veya bu yaklaşımlardan vazgeçilebilir.
Hukuki kararlar, verilen kararlar ile değil, gerekçeler ile karakterize olmaktadır. Dolayısıyla Genişletilmiş Temyiz Kurulu, iki kararın EPC Madde 112(1)(b)’nin gereklerini yerinde getirip getirmediğini incelerken tali gerekçeleri göz önünde bulundurmalıdır.
T 424/03 kararında Microsoft, T 1173/97 IBM kararında belirtilen bilgisayarda okunabilen bir ortamda bir programa dair istemlerin EPC Madde 52(2) nezdinde patentlenebilirlikten hariç tutulmaktan kaçınıp kaçınamadığı ile ilgili görüşten ayrılmıştır. Ancak bu durum içtihadın meşru olarak gelişmesidir ve Başkan’ın bu kararı Genişletilmiş Temyiz Kurulu’na yönlendirmesini gerektirecek bir ayrılık mevcut değildir.
Genişletilmiş Temyiz Kurulu, kararların Başkan’ın yönlendirmesi ile aykırı olduğu iddia edilen gerekçeleri arasında başka bir tutarsızlık görememektedir. Dolayısıyla yönlendirme EPC Madde 112(1)(b) nezdinde kabul edilmemiş bulunmaktadır.
Eğer uluslararası bir patent başvurusu EPO’nun resmi dillerinden birinde dosyalanmış ve yayınlanmışsa, Avrupa fazına girişte başvurunun EPO’nun diğer iki resmi dilinden birine çevirisini dosyalamak mümkün değildir.
EPC Madde 14(3) uyarınca EPO, bir Avrupa patent başvurusunun veya yerel fazda bir uluslararası başvurunun yazılı işlemlerinde başvuru işlemlerinde kullanılan dilden farklı bir EPO resmi dilini kullanamaz.
Gerekçe 3.4: […] EPC Madde 153’ün üçüncü paragrafında bir Avro-PCT başvurusunun EPO’nun resmi dillerinden biriyle yapılan uluslararası yayınının bir Avrupa patent başvurusu yayınının yerine geçtiği prensibi doğrulanmaktadır. EPC Madde 153’ün dördüncü paragrafında, eğer eski başvuru başka bir dildeyse yeni bir yayının gerekli olduğu doğrulanmıştır.
[…]
EPC 1973 Madde 150(3)’te ortaya konan eşdeğerlik prensibi, yeni EPC Madde 153(2)’de doğrulanmıştır. Bu maddede “Avrupa Patent Ofisi’nin belirlenen Ofis olduğu, uluslararası dosyalama tarihi verilen bir uluslararası başvurunun normal bir Avrupa başvurusuna eşdeğer” kabul edildiği belirtilmiştir ve sözleşmeye “Avro-PCT başvurusu” ifadesi eklenmiştir.
Bir isteme, başvurunun dosyalanan halinde açıklanan konulardan feragat edilecek şekilde bir feragat eklenerek değişiklik yapılması eğer feragat eklenmesinden sonra istemde kalan unsurlar başvurunun dosyalanmış halinde sarih veya örtülü olarak konuda uzman kişiye yaygın genel bilgi kullanılarak doğrudan ve muğlak olmayacak şekilde açıklanmadıysa EPC Madde 123(2)’yi ihlal etmektedir.
Bir dosyada, söz konusu dosyanın tüm teknik koşullarını teknik açıdan değerlendirmeye gerek olup olmadığının, başvurunun dosyalanan halinde bulunan açıklamaların doğası ve kapsamı ile feragat edilen konuların doğası ve kapsamı ve değişiklikten sonra istemde konular ile ilişkisi göz önünde alınarak belirlenmesi uygun görülmektedir.
Gerekçe 2.2: […] bir istemin, bu isteme ait genel bir unsurun belirli uygulama biçimlerinden veya alanlardan hariç tutulması ile “negatif” bir teknik unsur eklenerek değiştirilmesi anlamına gelen […] “feragat” ifadesi.
Gerekçe 2.3: “Uygulama biçimi” ifadesi yaygın olarak, birden fazla yolla gerçekleştirilebilecek unsurların soyut biçimde tanımlanmasının aksine, unsurların belirli bir kombinasyonunu veya buluşu gerçekleştirmek için belirli bir yolu tanımlamak için kullanılır.
Gerekçe 3.9: Sonuç olarak G1/03 kararının ikinci cevabının başvurunun dosyalanan halinde açıklanan konulardan feragat edilmesi ile ilgili olduğu söylenemez.
Gerekçe 4.3: […] bir Avrupa patent başvurusunun veya bir Avrupa patentinin teknik açıklamalarla ilgili bölümlerinin (tarifname, istemler ve teknik çizimler) bir kısmına yapılan herhangi bir değişiklik, EPC Madde 123(2)’de ortaya konulan zorunlu kapsamı genişletme yasağına tabidir ve dolayısıyla, yapılan değişikliğin bağlamından bağımsız olarak sadece konuda uzman kişinin yaygın genel bilgiyi kullanarak doğrudan ve muğlak olmadan çıkarabileceği biçimde ve başvurunun dosyalanmış halinin tamamından ve dosyalama tarihine göre nesnel olarak görülebilen bilgilerin sınırları içinde yapılabilir […]
Dolayısıyla ne G 1/93 kararının ne de G 1/03 kararının EPC Madde 123(2)’nin koşullarının G 3/89 ve G/11/91 kararlarında belirlenen, ve bir değişikliğin EPC Madde 123(2)’ye uygunluğunun değerlendirilmesinde genel olarak kabul gören, “altın” standart da denilebilecek genel tanımını değiştirmek amacını gütmediği söylenebilir. Dolayısıyla, bu tanım söz konusu yönlendirmenin altında yatan dosyalar türündeki dosyalar için de geçerlidir.
Gerekçe 4.5.1: […] her değişiklik için olduğu gibi, istemde, başvurunun dosyalanan halinde buluşun bir parçası olarak açıklanan konulardan feragat edilerek yapılan bir değişikliğin sınanması için konuda uzman kişiye yeni teknik bilgi sunulmamalıdır. Dolayısıyla başvurunun dosyalanan halinde açıklanan konudan feragat edilmesi, eğer konuda uzman kişiye başvurunun dosyalanan halinden yaygın genel bilgiyi kullanarak doğrudan ve muğlak olmadan çıkaramayacağı teknik bilgi sunulması ihtiyacı hasıl olursa, EPC Madde 123(2)’yi ihlal edebilir.
Gerekçe 4.5.2: […] Bir feragat tam olarak istem konusu buluşun bir unsurunu tanımlamaz. Bunun tam tersidir. Feragat, istem konusu olmayan bir şeyi tanımlar. Dolayısyla, feragat eklendikten sonra istemin EPC 123(2)’yi ihlal mi ettiğine yoksa bu maddeye uygun mu olduğuna karar vermek için sadece feragat edilen kısımların başvurunun dosyalanan halinde açıklandığının belirlenmesi yeterli değildir.
[…] EPC Madde 123(2)’nin üslubundan yola çıkarak, değiştirilmiş bir istemin EPC Madde 123(2)’ye uygunluğunun belirlenmesinde kullanılacak referans, değişiklikten sonra istemde bulunan hususlardır. Başka bir deyişle, değişiklikten sonra istemde kalan hususlardır.
Gerekçe 4.7: […] G 1/03 ve G 2/03 davalarından Genişletilmiş Kurul’a yönlendirilen ve Genişletilmiş Kurul’un cevaplaması gereken soruların ana fikri, başvuru belgeleri içinde orijinal olarak açıklanmayan feragatlerin, prensip olarak, başvurunun dosyalanan halinde temellendirilmemiş olmasına rağmen kabul edilebilir olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini ve eğer değerlendirilebilir ise hangi koşullar altında değerlendirilebileceğini belirlemektir.
İnceleme Birimi’nin kararı ile reddedilmiş bir Avrupa başvurusu, temyiz dosyalanmadığı durumlarda EPC Kural 36(1) nezdinde temyiz bildiriminin dosyalanması için belirlenen süre sınırı aşılana kadar beklemededir.
Gerekçe 3.2.5: […] önceki bir Avrupa patent başvurusunun beklemede olması, her zaman bu başvuruya bağlı bir bölünmüş başvurunun dosyalanabileceği anlamına gelmez. Bu, örneğin özel hüküm olarak, beklemede olan önceki başvuru ile ilgili işlemlerin durdurulduğu durumlarda bölünmüş başvurunun dosyalanmasını engelleyen EPC 1973 Kural 13 gibi prosedürel hükümlerden kaynaklanabilir (6 Eylül 2007 tarihli J 20/05, Gerekçeler 3).
Gerekçe 4.2.1: Başvuru sahibinin asli hakları, EPC 1973 Madde 67 uyarınca yayından sonra Avrupa patent başvurusunda sağlanan geçici korumayı da kapsamaktadır (Gerekçe 3.2.1). EPC 1973 Madde 67(4)’te patentin tescillenmediği durumlarda Avrupa patent başvurusu tarafından sağlanan bu asli hakların ne zamana kadar geçerli olacağı açıkça belirtilmiştir. Özellikle, bir Avrupa patent başvurusu eğer geri çekilirse, geri çekilmiş kabul edilirse veya “nihai olarak reddedilirse”, bu geçici koruma hakkı hiç var olmamış kabul edilir […] Dolayısıyla başvuru sahibinin EPC 1973 Madde 67 uyarınca sahip olduğu asli haklar, başvuru nihai olarak reddedilene kadar mevcut olabilir […] Reddetme kararının nihai olarak alınmasından önce buluşu kullanan üçüncü kişilerin, EPC 1973 Madde 67 uyarınca ulusal hukuk önünde sorumluluğa girme riski vardır.
Gerekçe 4.2.3: Nihai ret kararının EPC 1973 Madde 67 nezdinde başvuru sahibine sağladığı haklar üzerindeki geriye dönük etkileri, başvurunun bu karar nihai olarak alınmadan önceki beklemede olan durumunu etkilemez.
Gerekçe 4.2.3: […] tescil kararı çıktığı durumda, Avrupa patent başvurusunun beklemede olan durumu normalde, patentin tescil olduğunun yayınlanmasından bir gün önce sona erer; çünkü o noktadan sonra EPC nezdindeki asli haklar patent başvurusu tarafından değil, tescil olan patent tarafından sağlanmaktadır.
Gerekçe 4.3.3: […] eğer temyiz dosyalanmadıysa, bölünmüş başvuru dosyalamak için son tarih, ret kararı mı veya tescil kararı mı verldiğine göre ya temyiz bildirimi dosyalamak için ayrılan süre sınırının aşıldığı tarihtir ya da patentin tescil olduğunun yayınlanmasından bir gün öncesidir.
Bu durumların ikisinde de başvurunun beklemede olan durumunu devam ettirmek için temyiz dosyalamak gerekli değildir.
Ancak Başkan’ın bahsettiği bir başka sorun, başvurunun beklemede olan durumunun korunması için (açıkça) kabul edilemez bir temyizin dosyalandığı durumda son tarihten sonra dosyalanan bölünmüş başvurular ile ilgilidir. Ancak, Genişletilmiş Temyiz Kurulu’na yönlendirilen hukuk sorusu sadece temyiz dosyalanmamış durumlar ile ilgilidir. Dolayısıyla Başkan’ın bahsettiği diğer sorun, yönlendirme kararının kapsamında değildir ve bu kararda cevaplanması gerekmez.